圖1

圖2

圖3

圖4

圖5

圖6

第33255177號“橙米 CNMI”商標異議案
打擊侵犯他人著作權行為 保護知名企業(yè)商譽

一,、基本案情
　　異議人：小米科技有限責任公司
　　被異議人：泉州廣玉電子商務有限公司
　　被異議商標：圖1
　　異議人主要理由：被異議商標與異議人第32028118號,、第10674961號“MI”等商標構成相同或類似商品上的近似商標,。被異議商標侵犯了異議人在先美術作品著作權,。
　　被異議人未在法定期限內(nèi)答辯。
　　經(jīng)審查,，商標局認為,，被異議商標（圖1）指定使用于第7類“攪拌機；制食品用電動機械,；熨衣機,；廚房用電動機器”等商品上,。異議人引證商標（圖2）核定使用于第7類“攪拌機；熨衣機,；洗衣機,；粉刷機；充電式掃地機”等商品上,。雙方商標指定使用商品屬于同一種或類似商品，被異議商標完整包含異議人具有獨特設計的引證商標,，故雙方商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標,。異議人提供的著作權登記證書表明該作品于2011年9月創(chuàng)作完成，并于2012年7月在國家版權局進行登記,，異議人對該作品享有在先著作權,。被異議商標英文部分中的“MI”與該作品在設計手法、表現(xiàn)形式,、視覺效果等方面相近,，已構成實質(zhì)性近似。異議人提供的證據(jù)材料證明,，經(jīng)異議人長期使用和廣泛宣傳,，該作品已在相關公眾中具有一定知名度，被異議人有接觸該作品的可能,。因此,，被異議人申請注冊被異議商標已構成對異議人在先著作權的侵犯。依據(jù)商標法第三十條,、第三十二條,、第三十五條規(guī)定，被異議商標不予注冊,。

二,、案件評析
　　本案的焦點問題為被異議商標是否違反商標法第三十條和第三十二條的規(guī)定。
　　雙方商標是否構成類似商品上的近似商標,。
　　本案中,，異議人引證商標（圖2）設計獨特，具有獨創(chuàng)性,，且經(jīng)異議人的長期使用和廣泛宣傳,，具有了一定的知名度，被異議商標完整包含了具有獨創(chuàng)性和一定知名度的引證商標,。同時其漢字部分“橙米”,，亦與異議人商號及中文商標“小米”含義有一定關聯(lián)，可見,，被異議人主觀上具有摹仿異議人在先知名商標,，不正當借助異議人商譽的意圖,，此種意圖更易增加雙方商標在市場上混淆的可能性。故雙方商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標,。
　　被異議商標的注冊申請是否損害異議人著作權,。
　　本案中，異議人提供的著作權登記證書時間明顯早于被異議商標申請注冊時間,，異議人對該作品享有在先著作權,。且在被異議商標申請注冊前，異議人已將（圖2）標識申請注冊為商標,。鑒于異議人提交的著作權登記證產(chǎn)生于被異議商標申請注冊前,，具有較強的證明力，其與商標注冊證結(jié)合,，在沒有相反證據(jù)予以推翻的情況下,，可以推定異議人為著作權人。
　　在著作權歸屬確定的情況下,，判斷訴爭商標是否損害著作權,，還需符合“實質(zhì)性相似+接觸可能”要件。
　　認定實質(zhì)性相似主要考慮被異議商標是否使用了異議人作品中具有獨創(chuàng)性的內(nèi)容,。與商標近似判斷并不完全相同,，商標近似通常以音、形,、義整體判斷,，但實質(zhì)性相似并不要求整體的近似性，只要其中某一部分與他人在先作品在設計手法上雷同即構成實質(zhì)性相似,。本案中,，（圖2）只是被異議商標的一部分，但該部分與異議人享有著作權的作品在構成元素,、設計手法,、視覺效果上完全相同，可以認為二者構成實質(zhì)性相似,。
　　是否具有接觸可能,，通常作品如在先發(fā)表、作為商標公開或進行商業(yè)使用,，可以推定接觸,。本案中，異議人（圖2）商標在先申請并經(jīng)初步審定公告,，已在先公開,，同時異議人在市場亦將作為其主要商業(yè)標識進行使用和廣泛宣傳，并具有一定知名度。因此,，可以認為被異議人有接觸異議人作品的可能,。
　　綜合考慮以上因素，本案可以認定被異議人申請注冊被異議商標已構成對異議人在先著作權的損害,。

三,、典型意義
　　本案是一起典型的制止“傍名牌”，對國內(nèi)知名品牌進行保護的案件,。本案中異議人同時主張商標法第三十條,、第三十二條。本案較好把握了兩個條款的立法意圖和構成要件,，在認定商標近似時,，堅持整體觀察，并充分考慮異議人在先商標知名度,，被異議人攀附其商譽之主觀意圖；在認定損害著作權時,，準確理解實質(zhì)性相似的判斷標準,，回歸著作權保護之本意。本案典型意義在于,，在商標權與著作權并存的情況下,，厘清兩種權利的保護要件和規(guī)則，兩個條款的運用并行不悖,，有力地制止了商標注冊申請中的“傍名牌”“搭便車”的行為,。

□國家知識產(chǎn)權局商標局異議審查四處 呂紅艷

第36699370 號“云銅”等系列商標無效宣告案
嚴厲打擊不以使用為目的的惡意商標注冊申請或以其他不正當手段取得注冊

一、基本案情及分析
　　爭議商標：圖3
　　“云銅”,、牛角圖形等系列97件商標分別由云南云瑞之祥文化傳播有限公司（以下簡稱為云瑞之祥）,、美國奧洛海集團公司（以下簡稱為美國奧洛海）、中國云銅集團有限公司（以下簡稱為中國云銅）（上述三方公司統(tǒng)稱為被申請人）在多個商品及服務類別上注冊,。云南銅業(yè)（集團）有限公司（系列案件申請人,，以下簡稱為云南銅業(yè)集團）分別對上述“云銅”等系列商標（以下稱爭議商標）提出無效宣告請求。申請人主張其為1996年經(jīng)批準成立的大型企業(yè),“云銅”作為申請人簡稱,，已經(jīng)與申請人建立了唯一,、固定的對應關系。美國奧洛海,、中國云銅均系以云瑞之祥為核心設立的公司,，上述三家公司聯(lián)合囤積注冊大量“云銅”等商標，虛假宣傳,，以牟取非法利益,，其系列注冊行為嚴重違反誠實信用原則，對商標注冊秩序造成破壞，請求依據(jù)商標法第四條,、第四十四條第一款等規(guī)定,，對爭議商標予以無效宣告。
　　被申請人在規(guī)定期限內(nèi)未予答辯,。
　　經(jīng)審理,，商標局認為，在案證據(jù)顯示爭議商標申請日前,，“云銅”已作為申請人云南銅業(yè)（集團）有限公司企業(yè)名稱的簡稱與申請人形成對應關系,，在有色金屬行業(yè)具有一定知名度。爭議商標與申請人的企業(yè)名稱的簡稱完全相同,，被申請人對此無合理解釋,。被申請人三方核心股東重合，中國云銅昆明代表處與云瑞之祥地址相同,，上述三家公司具有關聯(lián)關系,。云瑞之祥、美國奧洛海以及被申請人在全部45個商品及服務類別上通過申請注冊,、轉(zhuǎn)讓等方式大量持有“云銅”及與云南銅業(yè)集團企業(yè)標識完全相同的牛角圖形等商標,，并以此為權利基礎對申請人提出多起民事侵權訴訟，同時通過中金通匯國際投資有限公司向申請人關聯(lián)公司發(fā)出報價80億元人民幣的《關于就“云銅”等商標進行合作與服務的報告》,。被申請人三方公司大量申請,、囤積注冊商標，以合作為名索取高額轉(zhuǎn)讓費,，同時利用注冊商標進行惡意訴訟,，中國云銅在其官網(wǎng)發(fā)布于2019年和2020年其分別以2.34億美元和43.7億美元收購美國奧洛海持有的“云銅”商標進行炒作。上述行為明顯有悖于誠實信用原則,，具有通過搶注商標牟取不當利益的目的,，嚴重擾亂了正常的商標注冊秩序，已構成2019年商標法第四條“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”以及2013年和2019年商標法第四十四條第一款所指“以其他不正當手段取得注冊”之情形,。綜合考慮以上因素,，商標局對第36699370號“云銅”等系列商標予以無效宣告。

二,、典型意義
　　規(guī)制惡意注冊,、保護合法在先權利，商標確權授權案件審理實踐中所涉及的法律條款包括商標法第十三條,、第十五條以及第三十二條,。若系爭商標權利人的注冊行為超出損害特定民事權益，構成不正當占用公共資源,、損害公共利益,、擾亂商標注冊秩序或者其他不正當方式謀取不正當利益等其他不正當手段取得注冊情形，則屬于商標法第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”情形調(diào)整的范圍。2019年商標法（以下稱新商標法）第四條增設了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請,，應當予以駁回”的規(guī)定,，旨在堅決遏制“不以使用為目的”的惡意申請商標行為，打擊囤積商標的注冊申請行為,。該條款中“不以使用為目的的注冊”以“惡意”為限定,，即豁免了對于申請人為防止他人搶注其注冊商標基于防御目的申請相同或近似商標以及為具有現(xiàn)實預期的未來業(yè)務預先適量申請商標的情形。商標申請人“不以使用為目的”的大量申請商標和意欲借此牟利,，囤積商標構成不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序,，此為第四條所規(guī)制的“惡意”。新商標法第四條和第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”情形中惡意申請注冊的商標均不不以系爭商標申請人本人申請注冊的商標為限,，還包括與該行為人具有串通合謀行為或者具有特定身份關系或者其他特定聯(lián)系的自然人,、法人或者其他組織申請注冊的商標。
　　“云銅”等系列無效宣告案件中,，云瑞之祥,、美國奧洛海、中國云銅三方關聯(lián)公司在全部45個商品及服務類別上通過申請注冊,、相互轉(zhuǎn)讓等方式大量持有與申請人知名企業(yè)名稱簡稱及企業(yè)標識相同的“云銅”及牛角圖形等商標,，并以此為權利基礎對申請人提起多個民事侵權訴訟，同時通過第三方向申請人關聯(lián)公司發(fā)出報價數(shù)十億元人民幣的“云銅”系列商標轉(zhuǎn)讓邀約,，發(fā)布天價收購“云銅”商標新聞意圖炒作,。上述大量囤積商標,、以此牟利的惡意注冊行為,，嚴重違反了誠實信用原則且破壞了商標注冊秩序，在社會上造成惡劣影響,，足可見商標注冊的“惡意”且已構成“以其他不正當手段取得注冊”之情形,。
　　新商標法第四條在設置方面強調(diào)規(guī)制“不以使用為目的”的惡意注冊，商標是否以使用為目,，可作為區(qū)分該法律條款和第四十四條第一款的適用依據(jù),。值得注意的，兩個法律條款設置的根本均源于商標注冊人違反誠信義務,。當商標權人的注冊行為不具備真實使用意圖,，不當占用了公共資源，客觀結(jié)果均造成對商標注冊秩序的擾亂和公平競爭市場秩序的沖擊,，此時二者在法律適用上存在競合,。打擊惡意注冊要保持高壓態(tài)勢，多效并舉,、合理運用法律規(guī)范商標注冊行為,，是營造良好營商環(huán)境的初心和踐行。

□國家知識產(chǎn)權局商標局評審四處 張丁萍

第17393381號“佳麗芙Jialifu”商標無效宣告案
規(guī)范代理機構行為 根治惡意搶注商標及囤積行為

　　爭議商標：圖4

一、基本案情
　　第17393381號“佳麗芙Jialifu”商標（以下稱爭議商標）由馬繼輝（以下稱爭議商標原申請人）于2015年07月09日申請注冊,，于2017年11月21日核準注冊,，核定使用在第3類“化妝品、洗發(fā)液”等商品上,，商標專用權期限至2026年09月06日,。該商標于2018年08月13日轉(zhuǎn)讓至楊冬平（本案被申請人）名下。S.C.莊臣父子公司（本案申請人）于2019年04月15日對爭議商標提出無效宣告請求,。
　　申請人稱,，爭議商標原申請人是經(jīng)備案的商標代理機構“廣州市洋智廣告設計有限公司”的唯一自然人股東，在商標法第十九條第四款規(guī)定的制約下,，該代理機構轉(zhuǎn)而以其唯一自然人股東名義提出商標注冊申請,，惡意囤積商標并進行轉(zhuǎn)讓牟利。依據(jù)商標法第十九條第四款的規(guī)定,，申請人請求對爭議商標予以無效宣告,。被申請人在規(guī)定期限內(nèi)未予答辯。

二,、案情解析
　　爭議商標的申請注冊是否違反商標法第十九條第四款之規(guī)定,？本案中，廣州市洋智廣告設計有限公司為自然人獨資的有限責任公司,，系經(jīng)我局備案的商標代理機構,，爭議商標原申請人馬繼輝系其唯一股東，馬繼輝申請注冊商標多達兩千余件,，其中,，包含“喜運登”“三菱”“麗仕”“保羅約翰頓”“御佰草”“美汝蓮”“卡詩嬌”“嬌韻尚”“LG”“佐米菲”等大量與他人知名商標相同或者近似的商標，包括爭議商標在內(nèi)的其名下大量商標由該代理機構代理申請注冊,。據(jù)此可以認定,，爭議商標原申請人、廣州市洋智廣告設計有限公司具有搶注他人商標,、囤積商標的共同故意,，爭議商標系該商標代理機構假借其唯一股東之名申請注冊，以達到規(guī)避法律之目的,，爭議商標原申請人的行為應視為商標代理機構的行為,。爭議商標指定使用的“化妝品”等商品不屬于商標法第十九條第四款中所規(guī)定的“代理服務”。綜上,，爭議商標的申請注冊違反了商標法第十九條第四款之規(guī)定,。

三、典型意義
　　本案涉及到商標代理機構假借他人名義惡意規(guī)避商標法第十九條第四款的規(guī)定進行搶注和囤積商標的問題,。商標法第十九條第四款規(guī)定,，“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外,，不得申請注冊其他商標”。其立法目的在于防止商標代理機構利用自身優(yōu)勢惡意搶注商標或者囤積商標牟取利益的行為,，規(guī)范商標代理市場,。為解決商標代理活動中的混亂現(xiàn)象以及嚴重擾亂商標市場秩序情形的出現(xiàn)，商標法有關商標代理機構行為規(guī)范的內(nèi)容應當嚴格執(zhí)行,。與商標代理機構具有串通合謀行為或者具有特定關系的人搶注,、囤積商標的行為，應視為商標代理機構的行為,，適用商標法第十九條第四款予以規(guī)制,，以防止商標代理機構假借他人名義惡意規(guī)避該規(guī)定搶注和囤積商標，致使該條款立法目的無法實現(xiàn),。本案中,，廣州市洋智廣告設計有限公司系經(jīng)我局備案的商標代理機構，爭議商標原申請人馬繼輝系該代理機構股東（持股比例100%）,，其申請注冊商標多達兩千余件,，其中包含大量與他人知名商標相同或者近似的商標，涵蓋的商品類別廣泛,，并多由該代理機構代理申請注冊,，顯然不是為了正常的商業(yè)使用目的，兩者具有明顯串通合謀搶注他人商標,、囤積商標的共同故意,，該商標代理機構假借其股東之名義在第3類“化妝品”等商品上申請注冊爭議商標，以規(guī)避商標法第十九條第四款的規(guī)定,，該股東的行為應視為商標代理機構的行為,。其申請注冊爭議商標時所具有的不正當性不因爭議商標轉(zhuǎn)讓而改變，被申請人是否善意受讓爭議商標亦不影響對上述行為的判斷,，因為,，此種“毒樹之果”缺乏受法律保護的正當性基礎,。由此,，本案適用商標法第十九條第四款之規(guī)定對上述行為予以規(guī)制。

□國家知識產(chǎn)權局商標局評審五處 王 靖

第12676248號“上海故事STORY OF shanghai及圖”商標無效宣告案
首次運用巡回口審方式查清案件復雜事實,、準確界定商標在先使用商標共存等問題

一,、基本案情
　　爭議商標：圖5
　　引證商標：圖6
　　申請人：上海故事絲綢發(fā)展有限公司
　　被申請人：杭州綾絕頂服飾有限公司
　　申請人主要理由：第一，“上海故事”是申請人使用多年并已建立極高知名度的注冊商標,。爭議商標與申請人的第10087133號“上海故事”商標（以下稱引證商標）構成類似商品上的近似商標,。第二，爭議商標的實際使用容易使消費者對商品來源,、品質(zhì)等特點產(chǎn)生誤認,，爭議商標的實際使用將具有欺騙性,。被申請人有意摹仿他人在先知名商標的行為也將產(chǎn)生“不良影響”，并屬于以“其他不正當手段”申請商標注冊的行為,。第三,，被申請人股東親屬曾在申請人公司工作，屬于明知爭議商標存在并進行搶注的行為,。第四,，被申請人具有惡意注冊他人在先知名商標和不誠信的行為，擾亂了商標注冊秩序和市場競爭秩序,。綜上,，請求依據(jù)2013年商標法第四條、第十條第一款第（七）和（八）項,、第十五條第二款,、第三十條、第四十四條第一款,、第四十五條的規(guī)定,，對爭議商標予以無效宣告。
　　被申請人答辯主要理由：第一,，被申請人及控股股東最早自2002年起經(jīng)營上海故事品牌,，遠早于申請人引證商標的申請注冊日。第二,，依據(jù)2013年商標法第五十九條第三款的規(guī)定,，在先使用并未注冊的商標經(jīng)使用具有一定知名度之后都可以與已注冊商標商標共存，本案中爭議商標在先使用具有一定知名度并且已經(jīng)注冊的商標能夠與本案引證商標共存,。第三,，爭議商標與引證商標不構成近似商標。第四,，爭議商標為被申請人獨創(chuàng),，不存在任何主觀惡意行為。綜上,，請求維持爭議商標的注冊,。

二、案情解析
　　被申請人主張依據(jù)2013年商標法第五十九條第三款的規(guī)定,，爭議商標可與引證商標共存,。2013年商標法第五十九條第三款規(guī)定，“商標注冊人申請商標注冊前,，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的,，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識”,。該條款旨在保護已經(jīng)在市場上在先自創(chuàng)并善意使用的未注冊但有一定影響商標所有人的權益,，并非商標授權確權條款,。被申請人所謂早期經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的證據(jù)不能證明是其自創(chuàng)使用。根據(jù)在案證據(jù)可知,，上海紫琦服飾有限公司與申請人的法定代表人均為楊求良,，同時上海紫琦服飾有限公司亦為申請人的股東；在案證據(jù)顯示,，申請人的股東上海紫琦服飾有限公司曾與陳妙珠簽訂了特許加盟備忘錄,、特許經(jīng)銷商協(xié)議，上海紫琦服飾有限公司授權陳妙珠在杭州市河坊街店鋪,、杭州市河坊街道136號店鋪,、杭州市武林路337號店鋪、河坊街183號店鋪,、紹興市魯迅故里主街區(qū)33號店鋪對“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的產(chǎn)品進行經(jīng)銷,、推廣活動。上述申請人的股東上海紫琦服飾有限公司與陳妙珠簽訂合同的最早時間為2006年8月18日,。在案證據(jù)顯示,，被申請人的法定代表人陳德勇曾在2006年至2008年間分別在南京市秦淮區(qū)夫子廟貢院西街127號、南京市秦淮區(qū)貢院街168號,、杭州市河坊街191-201號,、魯迅故里主街區(qū)33號單獨或與他人（陳妙珠或陳柳珠）開設門店，經(jīng)營“上海故事”品牌的系列產(chǎn)品,。上述陳德勇最早租賃房屋的簽訂時間是2006年9月25日,。據(jù)此可知，申請人授權陳妙珠經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的時間早于陳德勇開設門店經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”產(chǎn)品的時間,。依據(jù)本案查明事實可知,，陳德勇既為被申請人的法定代表人，又與陳妙珠具有親屬關系,，陳德勇開設的門店位置與陳妙珠經(jīng)營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的位置在距離上相近或重合,。綜上，在案證據(jù)不能證明在引證商標申請日之前,，被申請人在先自創(chuàng)并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標,。因此，被申請人請求爭議商標應與引證商標共存的主張不予支持,。

三,、典型意義
　　本案中,，重點在于被申請人是否在先使用爭議商標且具有一定影響力,，其在后注冊商標是否可以依據(jù)2013年商標法第五十九條第三款的規(guī)定與申請人的商標并存。
　　2013年商標法第五十九條第三款規(guī)定,，“商標注冊人申請商標注冊前,，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的,，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識”,。本條規(guī)定的是他人對注冊商標的正當使用問題,。我國作為商標注冊制國家，商標經(jīng)注冊獲得商標專用權,，但也存在有些商標使用人沒有注冊商標,，即已經(jīng)使用并具有一定影響的情形。如果商標注冊人在同一種或類似商品上注冊與在先使用人相同或者近似的商標,，并因此禁止在先使用人使用,，對在先使用人對于該商標的付出明顯不公平。為了平衡商標注冊人和商標使用人之間的利益,，彌補商標注冊制的局限,，2013年商標法對在先使用的未注冊商標也在一定條件下給予保護，此條款即為其中之一,。但我國作為商標注冊制國家,，對于已注冊商標的保護仍應遵循2013年商標法的其他相關規(guī)定。

□國家知識產(chǎn)權局商標局評審十處 楊豐璟